Registro de marcas descriptivas en Chile: alcance del artículo 20 letra e) de la Ley número 19.039

El artículo 20 letra e) de la Ley número 19.039 impera que no tendrán mérito de registro aquellas marcas comerciales que carezcan de distintividad, incluyendo aquellos que sean meramente descriptivos o indicativos de los productos y/o servicios que pretenden identificar. La presente restricción pretende proteger al público y evitar que términos comunes o de uso general sean monopolizados por un solo titular.

De una lectura general se podría deducir que la presente causal de irregistrabilidad impide cualquier posibilidad de registro para signos descriptivos. Sin embargo, nuestra legislación contempla una excepción mediante el principio de distintividad adquirida por el uso, equivalente al concepto de secondary meaning en sistemas jurídicos comparados. Este principio reconoce que un signo inicialmente carente de distintividad intrínseca puede adquirir notoriedad en el mercado y asociarse directamente con un origen empresarial específico, siendo plausible su registro pese a su carácter descriptivo[1].

I.               Distintividad adquirida por el uso

El artículo 19 de la Ley número 19.039 establece expresamente esta posibilidad, indicando que, cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional.

De manera complementaria, las Directrices para el Registro de Marcas Comerciales del Instituto Nacional de Propiedad Industrial precisan que la distintividad adquirida implica que, tras un uso relevante y sistemático del signo, gran parte del público consumidor identifica la marca con un determinado origen empresarial, más allá de su significado literal o su carencia de distintividad inicial[2].

II.             Requisitos para demostrar la distintividad adquirida

Para que un signo descriptivo pueda beneficiarse de la distintividad adquirida, la legislación y la práctica administrativa establecen los siguientes requisitos:

a.      Naturaleza del signo y exclusión de términos genéricos

El concepto de secondary meaning aplica únicamente a signos que carecen de distintividad intrínseca, como marcas descriptivas, indicativas o compuestas por términos comunes. Los términos genéricos, siendo estos aquellos que designan toda una categoría de productos o servicios, quedan expresamente excluidos, ya que no pueden asociarse a un único titular. Por ejemplo, “LECHE” no podría registrarse para productos lácteos, aunque su uso intensivo generara notoriedad, porque sigue siendo indispensable para nombrar la categoría de producto.

b.     Uso efectivo y anterioridad

Resulta imprescindible demostrar que el signo ha sido utilizado de manera real y efectiva antes de la solicitud de registro. La ley interpreta “uso” de manera amplia, pudiendo reputarse como la venta de productos o prestación de servicios identificados con el signo, publicidad, promoción, difusión comercial y actos jurídicos que evidencien explotación comercial, como licencias, franquicias o distribución.

Lo anterior permite garantizar que la distintividad adquirida se base en presencia concreta en el mercado y no en expectativas o planes comerciales.

c.      Uso dentro del mercado nacional

Como tercer requisito, la distintividad adquirida debe verificarse en el mercado nacional, es decir, la circulación de los bienes o la prestación de los servicios debe haberse producido dentro del país; por lo que actividades comerciales internacionales no son suficientes.

Se considera válido el uso en cualquier parte sustancial del territorio nacional, reconociendo que la notoriedad puede consolidarse regionalmente.

d.     Determinación dentro del sector pertinente del público consumidor

La notoriedad de una marca se evalúa respecto del público que consume habitualmente los productos o servicios identificados con el signo, no de la población en general. Esto reconoce que la distintividad adquirida se genera en un segmento específico, relevante para el titular.

Por ejemplo, una marca de insumos agrícolas puede ser notoria entre agricultores y distribuidores, aunque el público general no la reconozca.

e.     Prueba de la asociación del signo con un origen empresarial

La carga de la prueba recae en el solicitante, debiéndose demostrar que los consumidores pertinentes han desarrollado una asociación directa y exclusiva entre el signo y un origen empresarial determinado.

Entre las evidencias más relevantes se incluyen:

- Encuestas de reconocimiento de marca en el sector pertinente del público consumidor.

-        Volumen de ventas y facturación vinculada al uso del signo.

- Gastos en publicidad y material promocional que evidencien exposición del signo en el mercado.

- Tiempo y continuidad del uso del signo, ya que la distintividad requiere exposición prolongada y sistemática.

- En el ámbito digital, tráfico web, número de usuarios, presencia en medios especializados y frecuencia de uso del término como referencia en el sector.

Asimismo, la evaluación se realiza caso a caso, considerando coherencia, relevancia y peso de la prueba dentro del contexto del mercado.

III.           Aplicación de la distintividad por uso en la práctica nacional

En nuestro país la aplicación del principio de distintividad adquirida por el uso se caracteriza por ser sumamente restrictiva en comparación con otras legislaciones internacionales, exigiéndose evidencia sólida y documentada para superar la causal de irregistrabilidad del artículo 20 letra e) de la Ley número 19.039. Esto implica que no basta con alegar notoriedad, toda vez que es fundamental presentar pruebas que acrediten el reconocimiento del signo por parte del público consumidor dentro del mercado nacional.

La experiencia jurisprudencial y administrativa chilena muestra que la demostración de distintividad adquirida requiere un uso prolongado y sostenido en el tiempo, acompañado de evidencia concreta que respalde la asociación de la marca con un único origen empresarial. Entre los elementos probatorios más valorados se encuentran estudios de mercado, encuestas de reconocimiento de marca, facturas de venta, campañas publicitarias, declaraciones juradas sobre inversión en promoción, y cobertura mediática que refleje la notoriedad del signo.

A continuación, se destacan dos ejemplos relevantes que ilustran la aplicación práctica de este principio en Chile:

a.      Caso 1: Marca SAHNE NUSS (Rol Tribunal de Propiedad Industrial número 4.187-2006)

En 2006, SOCIATE DES PRODUCTS NESTLÉ S.A. solicitó el registro de la marca SAHNE NUSS (solicitud número 736.166) para productos de las clases 5 y 30, incluyendo preparaciones de café, helados y cereales. Posteriormente, EMPRESAS CAROZZI S.A. presentó una oposición alegando que la marca era genérica y descriptiva, ya que “SAHNE NUSS” significa “crema de nuez” y describía directamente los productos que se pretendían distinguir, afectando la causal de irregistrabilidad del artículo 20 letra e) de la Ley número 19.039.

El solicitante respondió argumentando que la marca había adquirido distintividad por el uso en el mercado nacional, aportando como prueba:

- Estudio de mercado realizado por CIMA, mostrando que el 56% de los encuestados asociaba “SAHNE NUSS” con la marca de chocolates específica.

- Copias de facturas de venta del producto a distintos establecimientos comerciales.

- Declaraciones juradas sobre inversión en campañas publicitarias y material promocional.

-        Notas de prensa y otras evidencias de exposición en medios de comunicación.

A pesar de estas pruebas, INAPI rechazó inicialmente la solicitud, manteniendo que la marca era descriptiva y genérica. Sin embargo, en segunda instancia el Tribunal de Propiedad Industrial reconoció parcialmente la distintividad adquirida, otorgando el registro únicamente para chocolate y productos de chocolatería (clase 30).

Posteriormente, la Corte Suprema confirmó la decisión, validando la distintividad por uso y permitiendo finalmente la concesión del registro (número 1.014.367) en 2013.

b.     Caso 2: Marca ESCUELA MODERNA DE MÚSICA (Solicitud número 837.423)

En 2008, el Instituto Profesional Escuela Moderna de Música Ltda. solicitó el registro de la marca ESCUELA MODERNA DE MÚSICA (solicitud número 837.423) para distinguir servicios educativos en la clase 41, abarcando desde educación prebásica hasta programas de postgrado en música. El INAPI observó que la denominación era altamente descriptiva del servicio que ofrecía, afectando la causal de irregistrabilidad del artículo 20 letra e) de la ley del ramo.

El solicitante acreditó la distintividad adquirida mediante:

-        Notas de prensa y cobertura mediática que reflejaban la notoriedad de la marca en el ámbito educativo musical.

-        Informes y publicaciones que evidenciaban la presencia de la marca en eventos del sector y su reconocimiento por instituciones relevantes.

Con base en estas pruebas, INAPI concluyó que la marca había generado un vínculo claro y duradero con los consumidores, superando la falta de distintividad intrínseca. En agosto de 2009, se otorgó la concesión de registro bajo el número 862.992.

IV.           Conclusión

En Chile, los signos descriptivos o genéricos enfrentan inicialmente la prohibición de registro establecida en el artículo 20 letra e) de la Ley número 19.039. No obstante, la distintividad adquirida por el uso permite que un signo descriptivo pueda superar esta causal, siempre que se demuestre mediante evidencia concreta su reconocimiento por parte del público consumidor en el mercado nacional.

Los casos de SAHNE NUSS y ESCUELA MODERNA DE MÚSICA ilustran cómo la ley se aplica de manera restrictiva, puesto que en ambos los solicitantes acreditaron la distintividad mediante estudios de mercado, facturación, publicidad y cobertura mediática. En SAHNE NUSS, el registro se limitó a la categoría donde se probó el uso efectivo, mientras que ESCUELA MODERNA DE MÚSICA logró su concesión completa dentro de la clase de servicios educativos.

Estos precedentes confirman que, aunque nuestra ley de propiedad industrial reconoce la distintividad adquirida, su aplicación requiere uso prolongado y pruebas documentales sólidas, limitando el registro al ámbito donde la marca ha demostrado efectivamente ser percibida como identificadora de un único origen empresarial. Así, Chile equilibra la protección de marcas con la libre disponibilidad de términos descriptivos, asegurando que solo los signos realmente notorios puedan ser registrados.

[1] Schmitz Vaccaro, C. (2012, p. 22). Distintividad y uso de las marcas comerciales. Revista Chilena de Derecho, 39(1), página 9-31.

[2] INAPI. Directrices de Marcas, Sección: Marcas genéricas, descriptivas e indicativas, Capítulo: Prohibiciones de registro, página 28.