Beijing E-Town Semiconductor vs. Applied Materials: La vigencia de los secretos comerciales tras una adquisición

Beijing E-Town Semiconductor (apoyada por el gobierno de Pekín) demandó a la estadounidense Applied Materials ante el Tribunal de Propiedad Intelectual de Pekín por supuesta apropiación de secretos comerciales. La demanda sostiene que Applied Materials habría usado información confidencial relativa a fuentes de plasma y tratamiento de superficies de obleas (e incluso la habría incorporado en una solicitud de patente en China) vinculada a tecnología que Beijing E-Town Semiconductor codesarrolló con Mattson Technology (adquirida por Beijing  E-Town en el año 2016).

I.               Cuando la patente se construye sobre secretos industriales

Una clave del caso es determinar si la si la solicitud de patente requerida por de Applied Materials incorporó información protegida. Usar o divulgar secretos empresariales para solicitar patentes de invención podría implicar una explotación no autorizada del secreto, abriendo a la imputación de las respectivas responsabilidades, aun cuando la solicitud de patente de invención no llegue a concederse. Lo anterior es, precisamente, lo que Beijing E-Town Semiconductor alega.

El conflicto no es solo jurídico, también tiene un trasfondo estratégico. Beijing E-Town Semiconductor adquirió en 2016 a Mattson Technology, una empresa estadounidense especializada en equipos para la fabricación de semiconductores. Con esa operación, la firma china buscaba ganar terreno en un sector considerado crítico para la autosuficiencia tecnológica de China.

Applied Materials, por su parte, es uno de los gigantes globales del sector, con fuerte presencia en EE.UU. y Asia. Según la demanda, la compañía habría accedido y explotado indebidamente tecnología sensible desarrollada bajo el paraguas de Beijing E-Town Semiconductor /Mattson Technology, llegando incluso a incluirla en una solicitud de patente en China.

II.             ¿Qué dice nuestra legislación de propiedad industrial?

En Chile, el artículo 86 de la Ley número 19.039 define secreto comercial como toda información no divulgada bajo control del titular, con valor económico por ser secreta y sometida a medidas razonables de protección. Para efectos de mantener el carácter secreto de la información, el citado artículo exige que la misma cumpla con los siguientes requisitos copulativos:  

a. Sea secreta en el sentido de no ser, como conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas que se encuentran en los círculos en los que normalmente se utiliza ese tipo de información.

b. Tenga un valor comercial por ser secreta.

c. Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

A su vez, el artículo 87 de la Ley de Propiedad Industrial establece que se considera infracción de un secreto comercial tanto su obtención ilegítima, como su divulgación o uso sin el consentimiento del titular legítimo. También se incurre en violación cuando alguien difunde o utiliza información confidencial a la que accedió de forma lícita pero bajo obligación de reserva, siempre que ello se haga con el propósito de beneficiarse personalmente o favorecer a un tercero, o bien con la intención de perjudicar al titular del secreto.

III.           La prevalencia del secreto comercial ante adquisiciones

El caso Beijing E-Town Semiconductor /Mattson Technology ofrece una advertencia relevante en materia de fusiones y adquisiciones, recordando que la compra de una empresa no “limpia” ni legitima automáticamente el origen de su know-how. Si en el proceso de integración se transfiere información que estaba protegida por deberes de confidencialidad o restricciones contractuales, el adquirente asume también dichas obligaciones.

En el marco nacional, este escenario puede tener consecuencias en dos aristas. En el ámbito civil, el ya mencionado artículo 87 de la Ley número 19.039 tipifica como infracción la explotación no autorizada de secretos comerciales, incluso cuando se tuvo acceso legítimo a la información pero existía un deber de reserva. En el ámbito penal, los artículo 284 y siguientes del Código Penal sancionan el aprovechamiento económico de secretos comerciales obtenidos o divulgados ilícitamente, con penas de presidio y multas.

Así, en una adquisición, el comprador no solo recibe activos y talento, sino también posibles pasivos ocultos ligados al uso indebido de secretos industriales.

IV.           Buenas prácticas para evitar infringir secretos comerciales en solicitudes de protección

a. Due diligence: Además de los activos intelectuales protegidos, auditar repositorios, listas de control de acceso, cláusulas de salida de empleados y NDA con proveedores/partners. Asimismo, evaluar la posibilidad de la aplicación de medidas razonables de protección, como controles de acceso, marcación y acuerdos de confidencialidad.  

b. Barreras éticas: En caso de incorporación de personal desde competidores, separar equipos y documentar fuentes de información propias/independientes, para efectos de determinar y demostrar que no existió intromisión indebida ni “contaminación” de know-how.

c. Revisión de solicitudes de patente: Si la frontera entre el know-how confidencial y la información que se desea patentar es poco nítida, es recomendable establecer comités de revisión interna. Su función es asegurarse de que los antecedentes técnicos aportados no terminen incorporados en las especificaciones de una patente.

V.             Conclusión

El caso Beijing E-Town Semiconductor vs. Applied Materials nos recuerda que los secretos comerciales no se diluyen con una compraventa, sino que permanecen protegidos, y su uso indebido puede desencadenar litigios millonarios y sanciones severas. En Chile, la legislación es explícita, tanto la Ley de Propiedad Industrial como el Código Penal castigan la explotación no autorizada de información confidencial, incluso si el acceso se obtuvo de manera legítima pero bajo deber de reserva.

Por tanto, para las empresas que participan en procesos de fusiones y adquisiciones, la lección es evidente, la Propiedad Intelectual y, en particular, los secretos comerciales, deben estar al centro del due diligence. No se trata solo de valorar marcas y patentes registradas, sino de verificar el origen, la trazabilidad y la protección contractual del know-how incorporado.